雇佣协议中的专利转让-有时被忽视，但总是重要的组成部分知识产权通常是企业所能拥有的最有价值的资产。
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当然，企业对拥有员工创造的知识产权有着强烈的兴趣。知识产权——专利、版权和其他机密和专有信息，包括商业秘密——通常是企业可以拥有的最有价值的资产，因此确保员工的开发和发明属于雇主是很重要的。在美国，发明推定属于发明人，任何所有权的转让(转让)必须以书面形式生效。雇主有时依靠雇佣协议和手册来确定员工创造的知识产权的所有权，而不是要求员工为每份专利申请签署转让协议。雇主通常在雇佣协议中加入转让条款，目的是将雇员在雇佣期间的发明创造赋予雇主权利。这些转让条款通常被视为纯粹的样板文件，然而，这些条款的精确措辞可能对任何转让的有效性和局限性产生重大影响。
确保你有一个任务，而不仅仅是承诺去分配
在起草一份让员工转让未来发明的协议时，转让条款中使用的语言必须陈述一种现在时态的实际转让。诸如“特此转让”、“同意授予”和“特此授予”或“发明应属于雇主和雇员”等短语，在此传达、转让和转让，已被法院视为有效地转让未来发明的所有权，而无需任何后续协议。一旦发明完成，所有权实际上立即转移。
另一方面，使用将来时语言的转让条款通常需要额外的协议来转移发明的所有权，以及涉及发明的任何知识产权(“IP”)。许多法院认为，诸如“将转让”、“同意转让”、“将被转让”等术语只不过是一种承诺或合同，目的是在将来转让一项发明，而不是作为一种实际转让。
除了转让条款中使用的措辞外，还应仔细审查任何剥离条款的措辞。协议可能包含免责条款，以排除新员工先前的发明转让，或防止与员工工作无关的发明转让被纳入转让条款。宽泛的、非具体的免责条款可能会阻止员工协议自动转让该员工的发明，即使转让条款中包含了适当的特此转让类型的语言，因为这留下了发明不受转让条款约束的可能性。这种对比的语言可能会在雇佣协议中造成歧义，从而使其受到州法律的约束，这反过来又可能允许员工引入外部证据，例如在雇佣谈判期间发生的对话，以挫败自动分配。虽然专利转让条款受联邦巡回法管辖，但合同歧义的解决受州法管辖，而州法在此类外部证据的可采性方面差异很大。
无法获得自动分配可能会产生负面后果
自动转让发明所有权的转让条款被认为是无效的，可能会给雇主带来重大问题。在这种情况下，企业在采取必要步骤获得有效转让之前，将没有资格提起专利侵权诉讼。这可能需要对员工提出违约索赔，要求履行合同义务，包括执行转让文件。在此期间，侵权人可以继续实施发明;如果侵权行为持续的时间足够长，六年的诉讼时效可能会禁止对损害赔偿的全部追讨。此外，如果发明人/雇员只是承诺转让，而是将所有权转让给不了解转让义务的第三方，那么第二次所有权转让很可能占上风，使原雇主根本没有排他性权利。
无效的转让条款可能影响的不仅仅是诉讼。企业和投资者在进行涉及投资或出售知识产权资产、公司部门或整个实体的交易时，通常会进行知识产权尽职调查，转让条款中的任何弱点都可能影响所考虑的知识产权资产和/或业务的感知价值。
不要指望雇佣发明主义会导致员工发明的所有权
一些雇主不要求雇员签署包含发明转让的协议，因为他们认为他们自动拥有他们付钱给别人创造的发明。在“雇人发明”的原则下，这只是偶尔的正确。专门为创造某项发明或解决某一特定问题而雇用(并支付报酬)的雇员或承包商可被视为已含蓄地将其在该发明中的权利转让给雇主。然而，这是一个高度基于事实的决定，并且只适用于为响应员工被雇用来做的特定事情而创造的发明。仅凭研究人员甚至发明者的头衔，不足以确保雇主拥有发明的所有权。此外，在法院作出这样或那样的裁决之前，依靠这一原则的雇主将无法确定其对发明的权利。如果法院做出不利于雇主的裁决，雇主将失去其认为拥有的排他性权利，并可能面临雇员或雇员可能将发明/专利权转让给的任何人的侵权诉讼。
在没有有效转让的情况下，用人单位可以对利用其时间、材料、设施或者设备完成的发明取得有限的店铺权利。商店权利采取实施发明的默示许可的形式，使雇员无法获得专利发明的损害赔偿或禁令救济。然而，商店权利是有限的，并且不允许雇主通过实施发明来阻止他人竞争。此外，商店权利不能通过许可或转让来转让，这实际上会使知识产权资产贬值，甚至可能使公司贬值。
其他的考虑
除了有适当的转让语言外，雇佣合同还应确保转让条款适用于发明，而不仅仅是专利或专利申请。声明所有发明、改进、发现等，无论是否可获得专利或版权，都必须服从转让的语言，确保了可以通过其他制度保护的信息，如商业秘密，自动成为雇主的财产。
结论
知识产权在决定企业价值方面发挥着越来越重要的作用。一个公司开发和保护其知识产权的能力是其未来成功的关键因素。鉴于此，企业必须认识到，就业协议中的转让条款不仅仅是样板文件，而是可能是最重要的法律条款之一，最终不仅会影响就业安排，还会影响企业本身的价值。
*作者要感谢兰多和阿纳斯塔西暑期实习生Tyler Gruttadauria对本文的贡献。
